在市场中，恶意注册商标的现象屡禁不止，该行为侵犯了企业的权益，损害了消费者的利益，扰乱了正常的市场经济秩序。某国有全资企业（代称“甲企业”）商标维权案被北京知识产权司法保护研究会认定为“2019年度商标授权确权十大经典案例”，本文以此案入手，浅谈对恶意注册商标的防范与应对，或可为国有企业打击商标侵权，强化知识产权保护，提升品牌形象提供参考。

        一、案情介绍

        甲企业于1994年10月7日在第30类商品上取得注册商标（简称“原商标”），为扩大核定使用商品范围，对原商标进行了重新注册，于2004年7月取得了新的商标专用权，专用期限至2026年7月27日。

        乙公司将“原商标”文字变更为繁体后，于2009年7月申请商标注册，原国家工商行政管理总局商标局（简称“商标局”）于2012年4月核准注册商标（简称“侵权商标”），核定使用在第35类直接邮件广告、组织商业或广告交易会、职业介绍所、商业场所搬迁、文件复制、会计、寻找赞助、进出口代理、替他人推销、替他人采购服务上。经了解，乙公司的实际控制人是甲企业的经销商，分别于2008年、2009年、2015年、2016年在不同类别的商品、服务上模仿“原商标”开始注册“侵权商标”。

        针对乙公司的侵权行为，甲企业引证在先注册的“原商标”，向商标局提出异议申请，商标局于2012年4月裁定驳回异议。

        针对该裁定，甲企业以被异议商标侵犯在先商号权为由申请复审，商标评审委员会于2013年11月裁定“侵权商标”在“进出口代理、替他人推销、替他人采购（替其他企业购买商品或服务）”三项服务上不予核准注册。但在“直接邮件广告”等其余服务上未构成“损害他人现有的在先权利”的情形，予以核准注册。

        在异议无效的情况下，甲企业于2017年1月继续向商标评审委员会提出无效宣告请求，并请求认定“原商标”为驰名商标。商标评审委员会认为，“在案证据不能证明‘侵权商标’申请日前，‘原商标’已为公众熟知”，对无效宣告理由不予支持。

        甲企业不服商标评审委员会裁定，于2018年5月向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院判决维持被诉裁定，驳回甲企业的诉讼请求。

        甲企业不服一审判决，于2018年12月向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院做出判决，撤销一审判决和商标评审委员会的裁定，并由国家知识产权局重新作出裁定。2020年6月，“侵权商标”被商评委宣告无效，并出具了商标评审案件结案通知书。

        二、案件评析

        如何规制第三方主体恶意注册商标，是商标授权、确权领域的疑难问题。普通注册商标保护以提供的商品或服务类似为前提，商号保护一般也需考察主营业务相似程度。本案中，乙公司作为甲企业的经销商，利用“原商标”的知名度和影响力，在不同类别商品或服务上使用与“原商标”近似商标的行为会稀释商标的独特性，冲淡商标识别功能，最终损害“原商标”的价值。

        甲企业明确提出请求认定“原商标”为驰名商标，主张借助驰名商标制度来实现对商标的全面保护。而二审法院也综合考虑了“原商标”的独创性、注册时间、广告宣传情况、销售情况、获奖情况，认定其在“侵权商标”申请日前已经具有较高知名度，构成驰名商标。在此基础上，结合乙公司的主观意图（属于北京餐饮行业，对“原商标”的使用情况应当知晓）、使用的商品或服务与“原商标”的关联度（在销售渠道、消费群体等方面存在一定重合，具有一定的关联性）及客观使用效果（减弱“原商标”与其持有者之间的联系，从而可能损害其利益），最终认定“侵权商标”构成2001年商标法第十三条第二款所规定的情形，应当不予注册并禁止使用。

        甲企业以法律手段主动维权，实现了三方面的效果：一是打击了侵权方，维护了企业形象；二是获得了司法认驰，积攒了维权经验；三是明确合法地位，有利于进一步维权。本案之所以能实现较好的效果，主要基于以下几点做法：

        （一）树立品牌意识，坚定维权决心

        本案胜诉的关键在于甲企业将品牌发展作为企业发展战略的重要部分，及早将商标进行注册，并通过品牌推广获得较高的市场认知度，从而达到驰名商标的认定条件，实现了跨类别保护。维权期间，甲企业始终坚定信心、据理力争，彰显国有食品行业在依法治国环境下，全力培育、保护商标的大企强企风范。同时，本案也为其他企业树立了一个成功先例，企业不一定都有条件获得驰名商标，但一定要增强品牌意识和维权意识。

        （二）专题分析研究，优化诉讼策略

        面对侵权行为，甲企业及其上级单位高度重视，立即开展品牌维权工作，对侵权方实体店铺进行走访，与其实际控制人进行谈判等，并从维权方式、处理结果、舆情判断等各方面进行专题分析，最终决定聘请专业律师团队协助企业维权。在诉讼过程中，在关键问题和重要节点，甲企业及律师团队共同制定了翔实的应诉策略，启动司法认定驰名商标程序，并通过申请“撤三”等多种“打掉”对方商标的有效组合，最大程度实现了保护“原商标”及商号的效果。

        （三）运用证据规则，奠定胜诉基础

        为证明“原商标”构成第30类驰名商标，甲企业整理、筛选了大量的商标使用证明文件，先后组织提交了包括产品照片、商标注册证据、所获百余项荣誉等共计11项证据材料，反应了商标从创立到建立信誉的整个过程。而档案证据的收集也同时兼顾了以下几个方面：一是证据产生于“侵权商标”申请日前，并且能有时间上的连续性；二是收集了明知对方对己方商标明知、恶意注册的证据；三是从商标具备显著性、是“北京市著名商标”等事实为突破点收集证据。以上证据收集工作为胜诉奠定了坚实基础。

        三、工作建议

        国有企业手握优质的品牌资源，在市场中如何预防和应对商标恶意注册，降低维权成本，除本案可供借鉴的经验之外，或可从事前防范、事中监测、事后维权几方面入手开展工作。

        （一）事前防范，未雨绸缪

        1.建立和完善商标管理体系

        企业应结合改革发展的实际，制定和实施具有长远发展的国内及国外商标战略和策略，建立和完善与发展相适应的商标管理机制。完善商标内控管理制度和业务流程，在组织架构、岗位职责、权限管理、监督考核等层面进行规定，配套过程管控措施。加强商标合规体系建设工作，结合商标注册、使用、维护、续展、注销等全周期过程，实现全面规范的商标管理。

        2.重视防御商标和联合商标的注册

        为避免品牌资源的流失，将未注册商标在他人注册之前及时申请注册是保护商标的首要措施。同时，企业在确定商标申请类别时应综合考虑商标所涉产品或服务领域以及未来可能涉及的领域，对于老字号、核心产品品牌、著名商标等，应当考虑进行全类别防御性注册和联合商标注册，从根本上杜绝他人恶意注册商标的情况。

        3.申报著名商标及驰名商标

        著名商标是申请驰名商标的重要证据，而驰名商标的认定可扩大商标专用权的保护范围，强化商标专用权。企业应重视商标的培育工作，可在适当的机会将具备条件的商标申请认定为著名商标和驰名商标，并以此激励企业打造出更多被市场和消费者认可的产品。

        （二）事中监测，日常防控

        1.严格实施商标动态监测工作

        商标监测是维护商标权利的主要方式之一，通过建立商标档案并定期进行《商标公告》监测及市场监测，加强跟踪和监控，一旦发现有其他企业注册与本企业近似的商标，要及时提出异议、无效申请，或向有关部门反映，请求依法监管，防止本企业商标权益遭到侵犯。

        2.关注特定群体的侵权行为

        企业的经销商或代理人较其他人更容易获取企业商标信息，其恶意注册商标的主要目的是以此作为筹码，迫使企业接受其提出的合作条件。因此，企业在选择合作伙伴时首先要注重其是否诚信经营，可通过商标局网站查询该公司是否有惯常的抄袭注册其所经销企业商标的行为。其次，双方应当签署协议，明确约定商标权的归属、限制，知识产权侵权责任归责等条款，可以在一定程度上震慑合作方，使其不敢随意实施注册行为。最后，在合作过程中，要注意收集保存双方业务往来的证据材料，以防止产生纠纷后陷入举证困难的境地。

        （三）熟悉规则，积极维权

        对恶意注册商标行为进行维权，一般可选择以下几种途径。一是谈判协商；二是行政保护；三是诉讼方式。谈判协商速度快、成本低，但无法有效地打击侵权方。请求工商行政部门对侵犯商标专用权行为进行处理并对侵权人处以罚款可在一定程度上打击侵权方，但无法彻底解决侵权问题。选择诉讼方式可从法律层面确定侵权方的责任，从根本解决问题，但缺点是程序耗时较长、成本较高。当然，各种维权方式也可以与诉讼方式灵活搭配。在熟悉《商标法》等有关法律、法规的基础上，企业应当善于充分利用各种方式，积极维护合法权益。

        甲企业维权案是当下激烈的市场竞争中的一个缩影，希望更多的企业能够从案件中得到启示，充分认识商标的重要性，不断提升知识产权管理水平，同时加大商标的维权力度，助力企业实现更好的经济、管理和社会效益。